美国与英国商标注册流程与马德里体系指定异同
对内地企业而言,美国与英国是出海商标布局绕不开的两大目的地。前者覆盖北美最大单一市场,后者则可借《马德里议定书》英国指定辐射欧洲、非洲乃至中东。两条路径——单一国直接申请与马德里体系指定进入——各有优劣:前者流程短、文件直接对接当地律师;后者一次申请可覆盖多个缔约国,续展、变更集中管理。本文以香港读者视角,梳理两国本地注册的标准动作,并与马德里指定做横向对比,附上一份选路建议清单。
一、美国商标:USPTO 直接申请
美国专利商标局(USPTO)主管全国商标事务,注册依据为「使用在先」原则。
1. 申请基础
USPTO 接受两种基础:
- Section 1(a) 实际使用:申请时已在美国商业中使用,须提交使用证据(产品照片、包装、网页截图、销售记录等)。
- Section 1(b) 意向使用:尚未使用但有真实使用意图,先注册再补交使用声明。
香港品牌进入美国初期通常没有真实销售,多以 Section 1(b) 起步。
2. 标准流程
- 检索:USPTO 的 TESS 数据库可免费检索在先商标,必要时委托美国律师做深度检索。
- 提交申请:通过 TEAS 系统提交,外国申请人须委托美国执业律师代理。
- 形式审查与实质审查:审查员检索在先近似商标,并审查显著性、是否与他人冲突。
- 公告与异议:审查通过后进入 30 天公告期,任何第三方可提异议或异议书。
- 核准注册:无异议或异议不成立后核准,有效期 10 年,自注册日起算。
- 意向使用补交:Section 1(b) 须在核准通知后 6 个月内提交使用声明及证据,可付费延期(最多5次,每次6个月)。
3. 费用要点
- 官方规费:TEAS Plus 约 250 美元/类、TEAS Standard 约 350 美元/类(以 USPTO 最新公布为准)。
- 律师费:通常另计,外国申请人须聘请美国律师。
- 续展:注册后第 5–6 年间须提交 Section 8 & 15 宣誓书(使用声明 + 可注册性宣誓),第 10 年起每 10 年续展一次。
二、英国商标:UKIPO 直接申请
英国知识产权局(UKIPO)主管英国(英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰)商标事务,注册依据为「注册在先」原则。
1. 申请基础
英国只接受 一种申请基础:申请日即为注册日(不存在「意向使用」概念)。申请人无须证明已使用,注册后也不会因「未使用」被驳回。
2. 标准流程
- 检索:UKIPO 在线检索系统可查在先商标,亦可委托英国代理人。
- 提交申请:通过 IP Portal 在线递交,可委托英国或欧洲经济区(EEA)代理人。
- 形式审查与实质审查:审查员查显著性、近似商标。
- 公告与异议:公告期 2 个月,任何第三方可提异议。
- 核准注册:无异议即核准,有效期 10 年,自申请日起算。
- 撤销风险:注册后任意 5 年内连续不使用,任何第三方可申请撤销(部分撤销或全部撤销)。
3. 费用要点
- 官方规费:在线申请 1 类约 200 英镑左右(以 UKIPO 最新公布为准),每多一类加收。
- 代理人费用:英国无强制代理人要求,外国企业常委托英国当地代理人或欧洲律师事务所。
- 续展:到期前 6 个月至到期后 6 个月为窗口期,可多次续展,每次 10 年。逾期超过 6 个月商标失效,需重新申请。
三、马德里体系:一次申请、多国指定
「马德里体系」是 世界知识产权组织(WIPO) 管理的商标国际注册体系,由 《马德里协定》 与 《马德里议定书》 组成。内地、香港均为议定书缔约方,企业可通过 中国国家知识产权局(CNIPA) 或 香港知识产权署(IPD) 提交国际申请。
1. 基础概念
- 基础注册 / 基础申请:必须先在原属局(中国或香港)有申请或注册,作为后续国际申请的「锚点」。
- 指定国:在 WIPO 国际注册申请中点选希望获得保护的国家。
- 后期指定:国际注册获准后,仍可追加指定其他国家。
2. 指定美国与英国的差异
| 维度 | 美国(USPTO) | 英国(UKIPO) |
|---|---|---|
| 主管局性质 | 议定书缔约方 | 议定书缔约方 |
| 审查期(参考) | 约 8–12 个月 | 约 4–6 个月 |
| 使用证据 | 临时驳回或核准后仍可能要求使用声明 | 注册后 5 年内有撤销风险 |
| 异议期 | 公告后 30 天 | 公告后 2 个月 |
| 续展机制 | 第 5–6 年宣誓 + 每 10 年续展 | 每 10 年续展 |
| 代理要求 | 必须委托美国律师 | 无强制代理人要求 |
关键差异总结:
- 审查重点:美国审查员对「使用证据」「显著性」抓得严,驳回率相对高;英国审查相对宽松,但 5 年不使用撤销 风险显著。
- 代理要求:美国对外国申请人强制要求美国律师参与;英国则较为灵活。
- 续展程序:美国独有 Section 8/15 宣誓制度,是许多企业容易忽略的「雷区」。
3. 费用结构
马德里体系的费用由三部分构成:
- 基础规费(向原属局缴纳):中国 / 香港基本注册费。
- WIPO 注册费:基础费 + 商标颜色、形式相关附加费。
- 指定国规费:分为「单独规费制」与「标准规费制」,美国、英国均为 单独规费制(Standard Character),即按 WIPO 公布的指定国官方费用计算,而非按国际注册类别分级。
美国、英国在马德里体系下均为「单独规费制」,金额以 WIPO 最新公布为准。
四、单一国 vs 马德里指定:怎么选?
| 维度 | 单一国申请 | 马德里指定 |
|---|---|---|
| 适用场景 | 仅进入 1–2 个国家 | 计划进入 3 个及以上马德里缔约国 |
| 申请文件 | 直接对接目标国 | 通过 WIPO 一份申请、多国指定 |
| 后续管理 | 各国独立续展、变更 | 通过 WIPO 集中续展、变更 |
| 驳回应对 | 当地律师直接沟通 | 指定国驳回由当地局发出「临时驳回」,需逐国应对 |
| 费用门槛 | 单国成本低,3 国以上累计高 | 前期 WIPO 基础费较高,但多国边际成本低 |
| 律师依赖 | 美国强制;英国可选 | 仍须配合指定国当地律师(特别是美国) |
选路建议清单
- 只进美英两国:建议 单一国申请,费用、手续均更直接,省去 WIPO 基础费。
- 同时进入 3 个以上马德里缔约国(例如美国 + 英国 + 欧盟 + 日本):马德里体系性价比更高,便于集中管理。
- 以香港为原属基础:通过香港知识产权署提交国际申请,流程顺畅;若以中国内地为原属,则通过 CNIPA 提交。
- 美国市场为唯一目标:直接走 USPTO 单一国路径,避免马德里体系下仍需聘请美国律师的双重成本。
- 英国 + 欧盟 + 其他欧洲国家:可考虑 马德里指定英国 + 单一国申请欧盟商标(EUTM),因为欧盟非马德里议定书单独成员,但欧盟可作为整体被指定。
五、实操避坑提示
- 基础商标稳定性:马德里国际注册以原属申请 / 注册为「锚」。原属商标在 5 年内 被无效或撤销,所有指定国注册同步失效——这是马德里体系最致命的「中心打击」风险。
- 美国 Section 8/15 宣誓:注册后第 5–6 年必须提交使用声明,未提交将面临整体撤销。建议设置 5 年预警提醒。
- 英国 5 年不使用撤销:注册后前 5 年内,最好在美国、英国、欧盟等主要市场保留使用证据(销售发票、广告投放、电商链接等),避免被竞争对手以「不使用」撤销。
- 商标翻译与音译:中文品牌进入英语市场,最好同时注册 中文 + 拼音 + 英文 三套商标,或在马德里申请中一并列出。
- 类别选择:尼斯分类 45 类,企业通常需覆盖核心业务类(如第 9 类电子产品、第 25 类服装、第 35 类广告销售等)。
结语
美国与英国商标制度各有特点:USPTO 强证据、严程序、强制美国律师;UKIPO 流程相对简洁、注册门槛低,但「5 年不使用撤销」是长期雷区。马德里体系适合多国布局,但「中心打击」与指定国单独规费需要提前评估。对内地出海企业而言,最稳妥的做法是:先在原属局(中国 / 香港)取得稳定的基础注册,再根据目标市场数量决定走单一国还是马德里路径。
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常见问答
美国商标注册必须委托美国律师吗?内地企业自己能不能直接申请?
不能。根据 USPTO 规定,外国申请人必须委托美国执业律师代理,无论走 Section 1(a) 实际使用还是 Section 1(b) 意向使用基础,律师都是强制项。即便通过马德里体系指定美国,后续出现临时驳回或使用声明要求时,仍需美国律师介入处理。
英国商标申请需要先在英国使用过吗?和美国的「意向使用」有什么不同?
不需要。英国实行「注册在先」原则,提交申请即获申请日,注册前无须证明已使用,也不会因未使用被驳回。这与美国的 Section 1(b) 意向使用制度不同——美国在意向使用获核准后还须在 6 个月内补交使用声明及证据,可付费延期最多 5 次。
马德里体系下指定美国和英国,费用是怎么计算的?
马德里体系的费用由三部分构成:向原属局(中国国家知识产权局或香港知识产权署)缴纳的基础规费、向 WIPO 缴纳的注册费,以及指定国的单独规费。美国与英国在马德里体系下均采用「单独规费制」,按 WIPO 公布的指定国官方费用计算,而非按国际注册类别分级,具体金额以 WIPO 最新公布为准。
马德里国际注册所谓的「中心打击」是什么意思?怎样规避?
「中心打击」指马德里国际注册以原属申请或注册为「锚点」,若原属商标在 5 年内被无效或撤销,所有指定国的注册会同步失效。规避的关键是先在中国内地或香港取得稳定的基础注册,再启动国际申请阶段,并做好原属商标的持续维护与使用证据留存。
美国商标注册后第 5 年要做的 Section 8/15 宣誓是什么?忘了做会怎样?
Section 8/15 宣誓书是注册后第 5–6 年间须提交的使用声明与可注册性宣誓,未提交将面临整体撤销。完成首轮宣誓后,第 10 年起每 10 年续展一次。建议企业设置 5 年预警提醒,提前准备美国市场的销售发票、广告投放等使用证据。